With the D.Lgs. n. 63/2018 Italy implemented the Directive (EU) 2016/943 and integrated its national legislation to protect the trade secrets of companies.

IL FATTO

Il 22 giugno 2018 é entrato in vigore il D.Lgs. n. 63/2018, pubblicato nella G.U. n. 130 del 7 giugno 2018, mediante il quale il Governo italiano ha dato attuazione (come previsto dall’art. 15 della Legge n. 163/201 – Legge di delegazione europea 2016-2017) alla Direttiva europea n. UE 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.

Il D.Lgs. 63/2018 va a intervenire sul Codice della proprietà industriale (C.p.i. – D.Lgs. 10.2.2005 n. 30) e sugli art. 623 (rubricato “Rivelazione di segreti scientifici o commerciali“) e 388 (rubricato “Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice“) del Codice penale.

Di seguito, in sintesi, i contenuti principali:

– in punto di oggetto della protezione, la terminologia viene uniformata agli standard internazionali e, così, l’espressione “informazioni commerciali riservate” viene sostituita con “segreti commerciali”, pur senza mutare la definizione degli stessi (ossia sempre continuando a comprendere le informazioni aziendali, esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore);

– all’art. 124 del C.p.i., viene aggiunto il comma 6-bis, in base al quale il soggetto che si é trovato a ignorare incolpevolmente l’origine illegale di un segreto commerciale può chiedere al Giudice, anziché di essere destinatario delle sanzioni normalmente disponibili in tali casi, di venire obbligato a pagare un equo indennizzo; questo quando l’adozione delle “normali” sanzioni risulterebbe indebitamente gravosa per la persona interessata e, al contempo, sempre che tale indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dal titolare dei diritti lesi;

– all’art. 99 del C.p.i., viene aggiunto il comma 1-ter, in base al quale la tutela assicurata ai segreti commerciali include espressamente il divieto del commercio di beni dei quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficino in maniera significativa dei segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente, e ciò a condizione che il commerciante, secondo le circostanze, sia stato o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’uso illecito di segreti commerciali;

– viene introdotto, nel C.p.i., l’art. 121-ter, finalizzato ad assicurare la tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari. Il Giudice, su istanza di parte, potrà, oltre che vietare l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati, anche limitare i soggetti che possono accedere alle udienze e al fascicolo, nonché, nei provvedimenti che definiscono il procedimento, disporre che vengano oscurati o omessi, nelle copie rese disponibili a soggetti diversi dalle parti, i passaggi contenenti i segreti commerciali;

– all’art. 124 del C.p.i., viene aggiunto il comma 6-bis, secondo il quale il Giudice, nell’adottare le misure correttive in caso di positivo accertamento nel merito di una violazione di altrui segreti commerciali, é tenuto a effettuare una sorta di bilanciamento di interessi, tenendo conto anche dell’interesse pubblico. Le medesime circostanze attinenti il caso concreto vanno tenute in considerazione dal Giudice anche nel provvedere sulle domande cautelari (ex comma 5-ter aggiunto all’art. 132 del C.p.i.);

– all’art. 132 del C.p.i., viene aggiunto il comma 5-bis, in base al quale, nei procedimenti cautelari, il Giudice, può, su istanza di parte, in alternativa all’applicazione delle misure cautelari, autorizzare la continuazione dell’uso illegittimo dei segreti commerciali a fronte della prestazione di un deposito cauzionale;

– venendo al Codice penale, in punto di rivelazione di segreti scientifici e industriali, all’esito dell’intervento che ha interessato l’art. 623 c.p.c., secondo quanto previsto al primo comma, è punito con la reclusione fino a due anni chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, mentre, secondo quanto previsto al neo-introdotto secondo comma, la stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

Inoltre, se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.

L’art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 63/2018 contiene, infine, una norma definitoria, essendo ivi stabilito che “Ai  fini  dell’articolo  623  del  codice  penale,  nel   testo riformulato dal presente articolo, le notizie  destinate  a  rimanere segrete sopra applicazioni  industriali,  di  cui  alla  formulazione previgente  del  medesimo   articolo   623,   costituiscono   segreti commerciali”. Il legislatore ha così voluto estendere il significato di segreti commerciali anche alle applicazioni industriali.

– in punto di mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice, all’art. 388 c.p., viene aggiunta una norma in base alla quale le medesime sanzioni già ivi previste si applicano pure all’inottemperanza dei provvedimenti a tutela dei diritti di proprietà industriale (i quali includono anche i segreti commerciali).

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

L’esigenza di tutelare i diritti di proprietà industriale, tra i quali il know-how, é sempre più sentita dalle aziende. Il D.Lgs. n. 63/2018, alla cui adozione l’Italia era tenuta dovendo recepire la direttiva Direttiva (UE) 2016/94, opera in questo senso anche se qualche intervento, tra cui quelli che hanno interessato l’ambito penale, possono destare delle perplessità, anche in ragione del fatto che già si registravano applicazioni in senso estensivo da parte della giurisprudenza.

Quel che é importante ribadire é che la tutela dei segreti commerciali in tanto può essere efficacemente invocata in quanto l’azienda si sia assicurata per tempo che i propri segreti rientrino tra quelli tutelati.

Infatti, l’art. 98 C.p.i. oltre a stabilire che, per segreti commerciali, si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, stabilisce pure che tali informazioni, per beneficiare della tutela, debbano:

1. a) essere segrete, nel senso che, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, non devono essere generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore;
2. b) avere valore economico in quanto segrete;
3. c) essere sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Il requisito sub c), in particolare, richiede che l’azienda si organizzi preventivamente e adeguatamente a tutela del proprio know-how, e soprattutto non attenda che esso venga violato per interessarsi a difenderlo, pena l’alto rischio di non poter invocare le specifiche tutele assicurate dal Codice della proprietà industriale .

Infatti, seppur, qualora non sussistano tutti i requisiti degli artt. 98 e 99 C.p.i., rimanga invocabile l’art. 2598, comma 3, del Codice civile (articolo rubricato “Atti di concorrenza sleale“, il cui comma terzo prevede che “… compie atti di concorrenza sleale chiunque  … 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda“), tale norma opera solo in presenza di un rapporto di concorrenzialità tra i due soggetti in conflitto, mentre la tutela assicurata dal Codice della proprietà industriale consentirebbe di prescindere da detto rapporto (di concorrenzialità).