Con la sentenza del 5 luglio 2016, relativa alla causa T-518/13 Future Enterprises c. EUIPO, il Tribunale dell’Unione Europea ha stabilito che la notorietà dei marchi del colosso americano del fast food McDonlad’s è tale da impedire la registrazione di marchi per prodotti alimentari o bevande che contengano il prefisso “Mac” o “Mc”.

IL FATTO:

La vicenda ha origine nel 2008, quando una società con sede a Singapore ha presentato domanda all’allora Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) per ottenere la registrazione del marchio Maccoffee, domanda che viene poi accolta nel corso del 2010.

McDonald’s reagiva prontamente, richiedendo all’UAMI di dichiarare la nullità di tale marchio, invocando l’anteriorità del proprio marchio McDonald’s, nonché di altri dodici marchi da questa detenuti per servizi di fast food, tutti contenenti il prefisso “Mc”. Nel 2013 l’UAMI accoglieva tale domanda, riconoscendo la sussistenza della possibilità che la società di Singapore si trovasse a trarre indebito vantaggio dalla reputazione e notorietà del marchio americano. Future Enterprises ricorreva quindi al Tribunale dell’Unione Europea, chiedendo l’annullamento della decisione del UAMI (ora Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale o EUIPO).

Il Tribunale, con la sentenza in analisi, ha respinto il ricorso dell’azienda singaporiana, stabilendo che, data la somiglianza fonetica tra i prefissi “Mac” e “Mc” e la struttura pressoché identica del marchio, che vede il prefisso accostato al nome di un prodotto alimentare, sussiste il concreto rischio che il pubblico di riferimento crei un nesso mentale (“mental link”) tra i marchi in conflitto, con la conseguenza che il marchio “Maccoffee” beneficerebbe indebitamente del prestigio e dell’attrattiva del marchio di proprietà della società americana, senza alcuna compensazione economica a favore di questa.

Il tutto risulta aggravato dal fatto che le due società si rivolgono alla stessa tipologia di consumatori, nonostante la differenza di prodotti e servizi designati dai marchi controversi (prodotti alimentari e bevande per Maccoffee, servizi fast food per McDonald’s). Alcuni dei prodotti alimentari designati da Mccoffee, infatti, possono essere utilizzati e proposti nell’ambito dei servizi offerti da McDonald’s: si pensi a gelati, muffin, panini farciti e panini grigliati, che quotidianamente troviamo nei menù della famosa catena di fast food.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Il provvedimento in esame non segna solo un importante precedente a favore del colosso americano McDonald’s, ma può rappresentare anche un significativo passo avanti nella tutela dei titolari dei grandi marchi nei confronti dei c.d. “free rider”, ovverosia coloro che cercano di trarre vantaggio dalla notorietà di marchi rinomati, sfruttandone attrattività, reputazione e prestigio, senza sopportarne i costi.

Nel caso di specie, i giudici del Tribunale dell’Unione Europea hanno definito questo comportamento come “riding on the coat-tails”, cioè “cavalcare le code del cappotto” del marchio noto di turno.