La persistente notorietà del marchio non evita la decadenza per non uso, così come non la evita la mera rinnovazione della registrazione

IL FATTO

La Corte di Cassazione Civile, Sezione I, con la sentenza n. 7970 dello scorso 28 marzo 2017 ha posto termine a una lunga controversia sorta tra la società olandese Brandconcern BV e la società indiana Scooters India Ltd.

La società indiana aveva acquisito, nel 2002, il ramo d’azienda motoveicoli della Innocenti, incluso il marchio “Lambretta“, oggetto di registrazione nazionale.

Nel 2007, la società olandese depositava domande di registrazione con lo stesso termine, mentre la società indiana si rivolgeva al Tribunale, e la Corte di Appello (di Milano, sentenza del 12 aprile 2013) riteneva decaduto il marchio di Scooters India Ltd per mancato uso.

Premesso che, nel caso de quo, veniva in rilievo l’art. 42, comma 1 Legge marchi applicabile ratione temporis, secondo cui la decadenza per non uso si verificava dopo tre anni, il marchio “Lambretta” veniva dichiarato decaduto in quanto risultava non esser stato utilizzato dal 1985, ossia da quando la società Lambretta Italia S.p.A. aveva cessato di importare in Italia gli scooter (questa è stata, quindi, per i Giudici, la data di intervenuta cessazione di uso effettivo del marchio).

La società indiana ricorreva per cassazione, denunziando che, nell’apprezzare l’uso atto a evitare la decadenza, doveva essere dato rilievo alla persistente notorietà del marchio “Lambretta“, di cui il pubblico aveva conservato il ricordo ben oltre il momento in cui sarebbe venuta meno l’attività di importazione degli scooter dall’India.

L’assunto della ricorrente non é stato condiviso dalla Suprema Corte, in quanto – osservano gli Ermellini – è lo stesso art. 42, comma 1 L. marchi a correlare la decadenza al diverso elemento della mancata “utilizzazione” del segno. E’ facile, del resto cogliere la ratio di tale disciplina, la quale è stata introdotta proprio allo scopo di evitare riserve prolungate di marchio, prive di alcuna utilizzazione ed evidenza sul mercato (Cass. 6 ottobre 2008, n. 24637).

E ancora. Non viene dunque richiesto che il marchio, per decadere, abbia completamento perduto la sua capacità distintiva. Tale condizione, oltre a non essere prevista, e ad essere estranea – come si è appena avvertito – al senso della disciplina sulla decadenza, sarebbe, del resto, di problematica constatazione in concreto e genererebbe, in conseguenza, gravi difficoltà di ordine pratico.

D’altro canto, è sempre possibile che il consumatore conservi memoria di un marchio decaduto. Ma è significativo che tale circostanza non sia, in sè, nemmeno ostativa alla registrazione di un marchio ad esso identico o simile, essendo sufficiente, per il requisito della novità, che il primo sia decaduto per “non uso” (art. 12, comma 2 c.p.i. e art. 17, lett. d) L. marchi, nel testo modificato col D.Lgs. n. 480 del 1992).

Pertanto, per la Suprema Corte, la notorietá del marchio e, quindi, il fatto che possa non aver ancora completamente perduto la sua capacita distintiva, non possono sanare la mancanza di uso effettivo onde evitarne la decadenza.

Del pari, la decadenza non puó essere evitata neanche dalla mera rinnovazione della registrazione, in quanto tale adempimento non costituisce uso del marchio.

Per completezza, si ripete che, alla fattispecie, é stata applicata la disciplina anteriore alla riforma del 1992, ossia l’art. 42, comma 1 Legge marchi nel testo originario allora vigente, secondo il quale la decadenza per non uso si verificava dopo tre anni.

Attualmente, l’art. 24 del Codice della Proprietá industriale prevede un periodo di cinque anni:

“Art. 24 – Uso del marchio

1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. 1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l’Italia e registrato ai sensi dell’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade il termine per l’Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all’articolo 171 o, qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo.
2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all’uso del marchio l’uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l’apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell’esportazione di essi.
3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l’uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell’eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l’uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l’inizio o per la ripresa dell’uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.
4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi”.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

La sentenza in commento è di interesse perché consente di porre l’attenzione sull’istituto della decadenza per non uso del marchio, attualmente disciplinato all’art. 24 dell Codice della Proprietá Industriale (sopra riportato).

Il marchio, se non fatto oggetto di uso effettivo per un determinato tempo, decade, e a evitare ció non é sufficiente il possesso della relativa registrazione ancora valida o il mero rinnovo della stessa, in quanto ció che viene in rilievo é l’uso effettivo.

Pertanto, é di estrema importanza che il titolare di marchi o chi sia interessato ad acquisire marchi altrui, in piena titolarità o anche solo licenza, si assicuri che gli stessi siano mantenuti in uso, e che non possa venirne eccepita da terzi la decadenza.