Trademark infringements via internet: which judge has jurisdiction?

Conduct detrimental to industrial property rights carried out through the Internet, for the purpose of identifying the judicial authority, the actual place where the person entered the illegal content into the telematic circuit has to be taken into account.

IL FATTO:

Recentemente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5309/2020, ha preso posizione in punto di criteri di riparto della competenza territoriale in materia di violazione a mezzo internet dei diritti di proprietà industriale.

Nel caso di specie, l’attrice agiva in giudizio lamentando che digitando alcune parole chiave utilizzate per contraddistinguere il proprio marchio sul sito web gestito da una delle convenute, comparivano numerose diverse strutture alberghiere concorrenti rispetto quelle di proprietà dell’attrice, unica titolare del segno distintivo oggetto del contendere.

Le società convenute, aventi la sede principale a Roma e una sede meramente secondaria a Catania, si costituivano innanzi al Tribunale di Catania eccependone il difetto di competenza territoriale.

Il Tribunale di Catania, in accoglimento dell’’eccezione preliminare delle convenute, dichiarava la propria incompetenza a favore di quella del Tribunale di Roma, competente alla luce di quanto disposto dall’art. 120, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale). Ai fini dell’individuazione del luogo in cui la contraffazione contestata ha avuto luogo, infatti, è necessario avere riguardo alla sede in cui si trova lo stabilimento dell’inserzionista.

La ricorrente proponeva quindi regolamento di competenza innanzi la Corte di Cassazione. La Corte tuttavia respingeva i motivi di doglianza sollevati dalla ricorrente.

Con riferimento al criterio di radicamento della competenza basato sul luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio (art. 120, comma 2 c.p.i.), la Cassazione evidenziava che nel caso in cui non vi sia, nella sede secondaria della società convenuta, un dirigente con rappresentanza institoria della stessa, la determinazione della competenza per territorio va fatta con riferimento al foro della sede legale della società.

Esaminando il secondo motivo di doglianza, legato all’interpretazione dell’art. 120, comma 6, c.p.i., secondo cui “le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’Autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi“, la Suprema Corte ha affermato che tale criterio deve intendersi come riferito al luogo in cui si è manifestata la condotta dell’agente.

Quindi, ove la condotta asseritamente illecita consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito internet, il locus commissi delicti idoneo a costituire un significativo collegamento ai fini della competenza giurisdizionale va individuato in quello dello stabilimento dell’inserzionista, trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio commerciale.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

E’ frequente nella prassi imbattersi in condotte lesive del proprio marchio o segno distintivo, perpetrate soprattutto mediante strumenti telematici; la pronuncia della Cassazione fa chiarezza in tema di riparto di competenza giurisdizionale in materia di condotte illecite compiute a mezzo internet.

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