La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15339, depositata il 25 luglio 2016, prende posizione in tema di contrasto tra sentenze relative ad un medesimo brevetto, risolvendo le questioni originate dal disposto dell’art. 123 del codice della proprietà industriale.

IL FATTO:

L’art. 123 del codice della proprietà industriale, con formulazione che crea non poche questioni interpretative, sancisce che le “decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti, quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato“. La disposizione prevede, per tali categorie di sentenze, una efficacia cd. erga omnes. Ciò significa che gli effetti di una sentenza di nullità di un brevetto si estendono, oltre che alle parti in causa (come di regola accade) anche a soggetti estranei alla controversia: e, quindi, anche nei confronti dei soggetti che, in precedenza, abbiano ottenuto una sentenza di validità sullo stesso brevetto. Da tale impostazione normativa discende che le sentenze di validità di un brevetto sono inidonee al giudicato sostanziale, cioè non creano certezza, in maniera definitiva, sulla valida esistenza del brevetto: questo perché la parte che ha visto rigettare dal giudice la propria domanda di nullità può beneficiare della dichiarazione di nullità resa in un’altra causa, di cui essa è estranea.

Sul punto è intervenuta a fare chiarezza la Suprema Corte, la quale, mutando il proprio orientamento rispetto a pronunce precedenti, ha accolto il ricorso di un soggetto, condannato per contraffazione di brevetto, il quale invocava a proprio favore il passaggio in giudicato di una sentenza, emessa in una causa parallela tra le medesime parti, la quale dichiarava la validità dello stesso brevetto.

Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione ha affermato che “resta sempre pregiudizialmente prioritario il giudizio sulla validità del brevetto“, con conseguente “necessità di sospendere il giudizio di contraffazione” qualora sia contemporaneamente in corso un altro giudizio di validità, avendo quest’ultimo “carattere pregiudiziale di antecedente logico giuridico“. Ciò è facilmente spiegabile: il giudizio sulla validità del brevetto, ossia l’esame degli elementi essenziali dello stesso, rappresenta una tappa necessaria (e precedente) del giudizio sulla contraffazione, volto a stabilire se l’uso di un brevetto da parte di un soggetto violi i diritti di un altro soggetto, che si afferma titolare del brevetto in questione.

Se prima di tale sentenza della Cassazione il giudice della causa di contraffazione poteva pronunciarsi anche sulla questione di validità, ora, in presenza di una parallela causa di validità, questi è tenuto a sospendere il proprio giudizio, nell’attesa che il giudizio di validità si concluda.

Occorre precisare che tale sospensione opererà esclusivamente laddove non sia possibile procedere alla riunione dei due procedimenti, come, ad esempio, nei casi di giudizi pendenti in gradi diversi.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

Con tale pronuncia, la Corte di Cassazione sembra volersi conformare all’evoluzione in atto in ambito europeo in materia processuale in tema di brevetti, concretizzatasi con l’istituzione della Corte unificata europea dei brevetti. L’accordo istitutivo della stessa, infatti, disciplina espressamente l’ipotesi della contemporanea pendenza di un’azione di nullità e una di contraffazione aventi ad oggetto lo stesso brevetto. Per tali casi è previsto l’obbligo di fissare l’udienza di discussione nella causa di nullità prima di quella della causa di contraffazione. Così facendo si ottiene il risultato di limitare il rischio che il brevetto venga revocato a seguito della sentenza che definisce il giudizio di contraffazione.