L’8 giugno 2016 è stata pubblicata, nella gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, la direttiva (UE) 2016/943 “sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti“. Gli Stati Membri avranno tempo fino al 9 giugno 2018 per recepirla.

IL FATTO

L’8 giugno scorso é stata pubblicata la c.d. “Direttiva segreti commerciali”, adottata da Parlamento Europeo e Consiglio per definire le norme in materia di protezione dei segreti commerciali e delle informazioni riservate delle imprese dell’UE.

La direttiva é entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e gli Stati Membri dovranno recepirla entro il 9 Giugno 2018.

L’esigenza dell’adozione dell’atto normativo in commento nasce dalla constatazione che “Nonostante l’accordo TRIPS [trattato internazionale sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale promosso dall’Organizzazione mondiale del commercio, meglio conosciuta come WTO, – n.d.s.], tra le legislazioni degli Stati membri sussistono importanti differenze per quanto riguarda la protezione dei segreti commerciali contro l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi. Ad esempio, non tutti gli Stati membri hanno adottato definizioni nazionali dei segreti commerciali o dell’acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, pertanto la conoscenza dell’ambito di applicazione della protezione non è di facile determinazione e tale ambito differisce tra gli Stati membri. Inoltre, non vi è nessuna coerenza per quanto riguarda gli strumenti di tutela civili disponibili in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di segreti commerciali, in quanto non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri ordini di cessazione e astensione contro terzi che non siano concorrenti del legittimo detentore del segreto commerciale. […]” (considerando 6 delle direttiva). Le divergenze tre le legislazioni nazionali  riguardano, poi, anche “la facoltà, per i legittimi detentori dei segreti commerciali, di chiedere la distruzione delle merci prodotte da terzi che utilizzano illecitamente segreti commerciali oppure la restituzione o la distruzione dei documenti, file o materiali che contengono o incorporano il segreto commerciale acquisito o utilizzato illecitamente“, così come il fatto che “le norme nazionali applicabili al calcolo dei danni non tengono sempre conto della natura immateriale dei segreti commerciali: ciò rende difficile dimostrare l’effettivo lucro cessante o l’ingiustificato arricchimento dell’autore della violazione, … ” (considerando 7 delle direttiva).

Ne deriva un quadro per cui “Le differenze esistenti nella protezione giuridica dei segreti commerciali prevista dai vari Stati membri implicano che i segreti commerciali non godono di un livello di protezione omogeneo in tutta l’Unione, provocando in tal modo una frammentazione del mercato interno in questo settore e indebolendo l’effetto deterrente complessivo delle norme pertinenti. Il mercato interno ne subisce le conseguenze nella misura in cui tali differenze scoraggiano le imprese dall’intraprendere attività economiche transfrontaliere innovative, compresi la cooperazione con i partner in materia di ricerca o di produzione, l’esternalizzazione o gli investimenti in altri Stati membri, che dipendono dall’utilizzo delle informazioni protette in quanto segreti commerciali“. (considerando 8 della direttiva).

Per ovviare a quanto sopra, la direttiva, adotta, all’art. 2, la seguente definizione di “segreto commerciale“, ossia: “informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

1. a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
2. b) hanno valore commerciale in quanto segrete;
3. c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete“.

Prevede, poi, quando l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione dei segreti commerciali vadano considerati leciti (art. 3) e quando, invece, illeciti (art. 4). In questo secondo caso, “Gli Stati membri garantiscono che i detentori del segreto commerciale siano legittimati a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva al fine di prevenire l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti del loro segreto commerciale ovvero ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione” (sempre art. 4 direttiva).

Sono previste anche delle eccezioni (art. 5), ossia dei casi in cui le tutele di cui all’art. 4 non opereranno se “la presunta acquisizione, il presunto utilizzo o la presunta divulgazione del segreto commerciale siano avvenuti …:

1. a) nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione come previsto dalla Carta, compreso il rispetto della libertà e del pluralismo dei media;
2. b) per rivelare una condotta scorretta, un’irregolarità o un’attività illecita, a condizione che il convenuto abbia agito per proteggere l’interesse pubblico generale;
3. c) con la divulgazione dai lavoratori ai loro rappresentanti nell’ambito del legittimo esercizio delle funzioni di questi ultimi, conformemente al diritto dell’Unione o al diritto nazionale, a condizione che la divulgazione fosse necessaria per tale esercizio;
4. d) al fine di tutelare un legittimo interesse riconosciuto dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale“.

Il capo terzo della direttiva (art. 6 ss.) é dedicato alle “Misure, procedure e strumenti di tutela“, che vengono distinte in “Misure provvisorie e cautelari” (sezione 2, art. 10 ss.) e “Misure adottate a seguito di decisione sul merito della controversia” (sezione 3, art. 12 ss.).

Si segnala come, con riferimento a entrambe le tipologie di tutele, venga previsto che le competenti autorità giudiziarie, che saranno chiamate a eventualmente disporle, debbano valutare, tra l’altro, “le misure adottate per proteggere il segreto commerciale” (artt. 11 e 13).

Pertanto, al pari di quanto viene richiesto per poter invocare la protezione già oggi assicurata dalla legge italiana alle informazioni segrete (artt. 98 e 99 del D.Lgs. 10.2.2005 n. 30 – Codice della proprietà industriale – C.p.i.), é importante che l’impresa abbia cura di adottare misure atte a proteggere i propri segreti commerciali, onde evitare di dover constatare, dinanzi alla violazione che si intenderà proseguire, di non poter invocare la tutela prevista dall’ordinamento perché non ne ricorrono i requisiti.

Venendo al risarcimento del danno, all’art. 14, accanto alla previsione per cui “Nello stabilire il risarcimento dei danni … le competenti autorità giudiziarie tengono conto di tutti i fattori pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il lucro cessante subito dalla parte lesa, i profitti realizzati illecitamente dall’autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, quale ad esempio il pregiudizio morale causato al detentore del segreto commerciale dall’acquisizione, dall’utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale“, viene anche prevista, onde ovviare ai frequenti problemi di prova dei danni subiti, la possibilità di una loro liquidazione forfettaria (“Le competenti autorità giudiziarie, in alternativa, possono, ove opportuno, stabilire come risarcimento una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti dovuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’utilizzo del segreto commerciale in questione“).

Da ultimo, in attesa che gli Stati Membri adottino le normative nazionali di recepimento della direttiva e, quindi, in attesa di poter esaminare dette normative, dal momento che, come sopra scritto, la legge italiana già prevede la tutela delle informazioni segrete, si ritiene possa esser utile ricordare la disciplina attualmente vigente:

Art. 98 C.p.i., rubricato “Oggetto della tutela“: “1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

1. a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
2. b) abbiano valore economico in quanto segrete;
3. c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
4. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche“.

Art. 99 C.p.i., rubricato “Tutela“: “1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all’articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo“.]

PERCHE’ E’ IMPORTANTE

La direttiva comporterà l’adozione di discipline nazionali di protezione e tutela dei segreti commerciali da parte degli Stati membri che ne fossero attualmente privi e, in generale, porterà a un’armonizzazione delle discipline nazionali, favorendo le attività economiche transfrontaliere delle imprese.