Tonucci News
6.12.2017

Marchi e competenza giurisdizionale esclusiva.

Se la lite verte solo sulla titolarità del marchio, non si applica la regola della competenza esclusiva.

IL FATTO

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con la sentenza 5 ottobre 2017 (nella causa C 341/16, Hanssen Beleggingen BV contro Tanja Prast-Knipping) ha dichiarato che “L’articolo 22, punto 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non si applica alle controversie volte a determinare se una persona sia stata legittimamente registrata come titolare di un marchio“.

L’art. 22, punto 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 prevede, “in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione“, la competenza esclusiva (quindi, indipendentemente dal domicilio del convenuto) de “i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale“.

Previsione analoga é contenuta all’art. 24, punto 4, del regolamento (CE) n. 1215/2012, regolamento che ha sostituito il Reg. 44/2001: “Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva: […] – in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell’Unione o di una convenzione internazionale“.

La CGUE era stata investita della domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 22, punto 4, del Reg. n. 44/2001 presentata nell’ambito di una controversia tra la Hanssen Beleggingen BV (in prosieguo: la “Hanssen”), società stabilita nei Paesi Bassi, e la Sig.ra Tanja Prast-Knipping, domiciliata in Germania, relativamente alla registrazione di quest’ultima in qualità di titolare di un marchio Benelux.

Il 7 settembre 1979, una società di diritto tedesco di proprietà del Sig. Helmut Knipping e operante nella produzione di elementi utilizzati nell’edilizia, in particolare di finestre, depositava presso l’Ufficio del Benelux per la Proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli) (in prosieguo: l’”UBPI”) una richiesta di registrazione, come marchio Benelux.

L’UBPI registrava il marchio, in bianco e nero, con il numero 361604 (in prosieguo: il “marchio n. 361604”).

La Hanssen, società di diritto dei Paesi Bassi attiva nella commercializzazione di porte e finestre, è titolare del marchio denominativo/figurativo Benelux n. 0684759. Tale marchio è costituito dal medesimo segno denominativo/figurativo del marchio n. 361604, ma è registrato in blu e giallo.

Il 9 ottobre 1995, il Sig. Knipping decedeva.

Il 14 novembre 2003, la Sig.ra Prast-Knipping, esibendo un certificato attestante la sua qualità di unica erede del Sig. Knipping, chiedeva all’UBPI l’iscrizione del marchio n. 361604 a proprio nome.

L’UBPI procedeva all’iscrizione.

L’iscrizione veniva contestata dalla Hanssen, sostenendo che il marchio n. 361604 era stato oggetto, anteriormente al decesso del sig. Knipping, di una serie di trasferimenti e non faceva più parte del patrimonio di quest’ultimo al momento del suo decesso. L’iscrizione della Sig.ra Prast-Knipping in qualità di titolare di tale marchio sarebbe, per la Hassen, dunque illegittima.

La Hassen conveniva la Sig.ra Prast-Knipping dinanzi al Tribunale regionale di Düsseldorf (Germania), giudice del foro del domicilio di quest’ultima. La Hassen invocava l’ingiustificato arricchimento ai sensi dell’articolo 812 del codice civile e domandava che fosse ingiunto alla Sig.ra Prast-Knipping di dichiarare all’UBPI l’assenza di diritti risultanti dal marchio de quo nonché la rinuncia all’iscrizione del suo nominativo in qualità di titolare del medesimo.

Con sentenza del 24 giugno 2015, il Tribunale regionale di Düsseldorf respingeva la domanda, in base al rilievo che il marchio n. 361604 faceva parte del patrimonio del Sig. Knipping al momento del suo decesso ed era stato regolarmente trasferito alla Sig.ra Prast-Knipping per effetto della successione.

La Hassen impugnava la sentenza dinanzi il Tribunale regionale superiore di Düsseldorf (Germania), il quale nutriva dei dubbi circa la competenza dei giudici tedeschi a conoscere della controversia, potendo la competenza potesse fondarsi sull’art. 2, par. 1, del Reg. 44/2001 (criterio dello Stato membro di domicilio del convenuto), ma essendo peraltro parimenti possibile che i giudici dello Stato membro di registrazione del marchio oggetto del procedimento principale – nel caso di specie i Paesi Bassi, avendo l’UBPI sede all’Aia – godano di competenza esclusiva per effetto dell’art. 22, punto 4, del medesimo regolamento.

Il Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, quindi, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la nozione di controversia “in materia di registrazione o di validità di marchi”, di cui all’articolo 22, punto 4, del regolamento [n. 44/2001], ricomprenda parimenti un ricorso volto ad ottenere che il soggetto registrato formalmente come titolare di un marchio Benelux dichiari presso l’[UBPI] di non possedere alcun diritto sul marchio in questione e di rinunciare alla propria registrazione come titolare del marchio medesimo»; ossia chiedeva se l’art. 22, punto 4, del Reg. 44/2001 dovesse essere interpretato nel senso che si applichi a controversie volte a determinare se una persona sia stata legittimamente registrata come titolare di un marchio.

Le risposta della CGUE é stata nel senso di escludere la competenza esclusiva in quanto:

– lo scopo dell’art. 22, punto 4, del Reg. 44/2001 consiste nel riservare le controversie in materia di registrazione o di validità di titoli di proprietà intellettuale ai giudici che hanno rispetto ad esse una prossimità materiale e giuridica, poiché tali giudici sono quelli meglio situati per conoscere dei casi nei quali la controversia verte direttamente sulla validità del titolo o sull’esistenza del deposito o della registrazione dello stesso;

– in tale contesto, la stessa Corte ha precedentemente dichiarato, in cause vertenti sulla competenza giurisdizionale in materia di brevetti, che, nel caso in cui la controversia non verta né sulla validità del brevetto, né sull’esistenza del deposito o della registrazione dello stesso, essa non rientra nell’ambito della nozione di controversia “in materia di registrazione o di validità di brevetti” e, di conseguenza, sfugge alla competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio il titolo è stato registrato;

– tale competenza giurisdizionale esclusiva non si applica, inoltre, ad una controversia che verta unicamente sull’identità del soggetto titolare del brevetto (sentenza del 15 novembre 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, punto 26);

– tale interpretazione può essere trasposta alle controversie in materia di marchi, come quella oggetto del procedimento principale, che non riguarda né la validità né la registrazione del marchio, ma verte unicamente sulla questione se un soggetto, il cui nome sia stato registrato in qualità di titolare, possieda effettivamente tale qualità.

– una controversia che non implichi alcuna contestazione della registrazione del marchio in quanto tale o della validità dello stesso esula, infatti, tanto dalla definizione di controversia “in materia di registrazione o di validità di marchi“, di cui all’art. 22, punto 4, del Reg. 44/2001, quanto dallo scopo di tale disposizione. A tal proposito, occorre osservare che la questione del patrimonio personale cui appartiene un titolo di proprietà intellettuale non presenta, in generale, un nesso di prossimità materiale o giuridica con il luogo in cui tale titolo è stato registrato.

– ciò è quanto sembra verificarsi nel caso di specie. Infatti, come risulta dalla decisione di rinvio, la controversia verte sulla proprietà del marchio n. 361604 successivamente al decesso del Sig. Knipping ed è, quindi, necessario accertare che tale marchio appartenesse al patrimonio di quest’ultimo al momento del suo decesso.

– alla luce di tutte le suesposte considerazioni, una controversia, come quella oggetto del procedimento principale, unicamente vertente sull’individuazione del titolare del marchio in questione, non ricade nella sfera di applicazione dell’art. 22, punto 4, del Reg. 44/2001, e quindi, non ricade nella ivi prevista competenza esclusiva.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

La pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea é importante perché chiarisce, un aspetto in punto di competenza in materia di IP e di marchi in particolare, che poteva creare incertezza negli operatori, anche perché, nel senso dell’applicazione della competenza esclusiva poteva far propendere l’art. 18 del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario, nel quale si conferisce ai tribunali dei marchi dell’Unione europea competenza a conoscere della richiesta del titolare di un marchio volta ad ottenere il trasferimento a proprio favore della registrazione del marchio effettuata da un suo agente o rappresentante.

13.11.2018
press

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FONTE: Il Sole24 Ore
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