Una delle principali novità riguarda la specifica dei prodotti e servizi per i marchi già registrati. I titolari di depositi anteriori al 22 giugno 2012 sono chiamati a valutare di presentare una apposita dichiarazione entro il 24 settembre 2016 al fine di non veder limitato l’ambito di protezione.

IL FATTO:

Come già presentato nella news Marchio europeo: in vigore la nuova disciplina, lo scorso 23 marzo 2016 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2424/2015 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L. 341 del 24 dicembre 2016) il quale ha modificato il Regolamento sul marchio comunitario CE n. 207/2009.

Tra le modifiche da tener presente, una riguarda la specifica dei prodotti e servizi per i marchi già registrati, effettuata per regolare le conseguenze della sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 giugno 2012 nella causa C-307/10, nota come “IP Translator”.

I prodotti e i servizi rivendicati in una domanda di marchio UE devono ora essere identificati con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto.

Diversamente da quanto accadeva prima del 2012, non è più consentito utilizzare alcuni termini generali (ad esempio “macchine” o “servizi di installazione”oppure ancora “servizi di riparazione”) inclusi nei titoli delle classi della classificazione di Nizza perché considerati troppo vaghi e indefiniti.

Inoltre, l’indicazione dell’intero titolo di una classe non comporta più, come in passato, la protezione del marchio per tutti i prodotti o servizi compresi nella lista alfabetica di tale classe.

Pertanto, I titolari di marchi comunitari depositati prima del 22 giugno 2012, che rivendicano l’intero titolo della classe relativa alla classificazione di Nizza, potranno trovarsi, secondo la nuova disciplina, a godere di  una protezione meno ampia (ossia non più relativa a tutti i prodotti o servizi compresi nella lista alfabetica di tale classe, ma solo ai prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della classe).

Per ovviare a ciò, l’art. 28 par. 8 del nuovo Regolamento:

• consente che “I titolari di marchi UE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all’intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell’elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell’edizione in vigore alla data di deposito”;
• prescrive che la dichiarazione venga presentata all’Ufficio (ora con nuova denominazione European Union Intellectual Property Office – EUIPO) entro il termine del 24 settembre 2016, e che vi si indichi in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere;
• chiarisce, infine, che i marchi per i quali non verrà depositata la dichiarazione entro il termine di cui sopra, saranno considerati, a decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

I titolari di marchi comunitari depositati prima del 22 giugno 2012 potrebbero trovarsi nella necessità, per non veder ridotta la protezione assicurata dai loro marchi, di dover depositare, entro il termine del 24 settembre 2016, una dichiarazione che indichi in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe.

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