Lo scorso 12 giugno 2018 la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) si é pronunciata a favore della validità del marchio di suole rosso di Christian Louboutin (causa C-163/16). La decisione arriva dopo anni di contenzioso tra Louboutin e la società olandese di calzature Van Haren.

IL FATTO

Christian Louboutin è un designer francese, le cui scarpe vengono vendute almeno ad euro 500 a paio e le cui creazioni sono indossate da donne famose, come Rihanna e Melania Trump.

Nel 2010, il designer ha ottenuto un marchio Benelux consistente “nel colore rosso (Pantone 18 1663TP) applicato alla suola di una scarpa […] (il contorno della scarpa non fa parte del marchio ma è destinato a mostrare il posizionamento del marchio)”. Nel 2013, la registrazione è stata modificata per coprire solo scarpe con tacco alto.

Nel 2012, la catena di calzature olandese Van Haren iniziava a vendere scarpe da donna con tacco alto e suole rosse. Christian Louboutin avviava un procedimento per violazione del marchio davanti al Tribunale distrettuale dell’Aja, sempre in Olanda, in quale ne accoglieva parzialmente le domande. Van Haren opponeva la decisione contestando la validità del marchio suola rossa di Louboutin.

Il Tribunale dell’Aja, dal momento che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii), della direttiva CE 2008/95 CE, é impedita la registrazione di marchi di forma qualora il segno sia costituito esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto, chiedeva alla CGUE se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della citata direttiva vada interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello oggetto di controversia, debba ritenersi costituito esclusivamente dalla “forma”, ai sensi di detta disposizione.

La Sentenza

La CGUE arriva a escludere che il marchio Louboutin rientri nell’impedimento dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii), della direttiva in quanto ritiene che esso non sia costituito esclusivamente dalla forma. La Corte, dapprima, ha precisato per “forma”, nel contesto del diritto dei marchi, vada inteso un insieme di linee o di contorni che delimita il prodotto in questione nello spazio, altresì rilevando come, né nella direttiva 2008/95, né dalla giurisprudenza della Corte, né dal senso usuale di questo termine risulta che un colore in sé, senza delimitazione nello spazio, possa costituire una forma. Ha, poi, proseguito, osservando che, se è pur vero che la forma del prodotto o di una parte del prodotto svolge un ruolo nella delimitazione del colore nello spazio, non si può ritenere, tuttavia, che un segno sia costituito da tale forma qualora non sia la forma quel che la registrazione del marchio è intesa a tutelare, ma solo l’applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto stesso. Il marchio controverso non verte su una forma specifica di suola di scarpa con tacco alto, in quanto la descrizione di detto marchio indica espressamente che il contorno della scarpa non fa parte del marchio stesso, ma serve unicamente a mettere in evidenza la posizione del colore rosso cui si riferisce la registrazione. In definitiva, non può ritenersi che un segno come quello oggetto del procedimento principale sia costituito “esclusivamente” dalla forma, ove, come nella specie, l’oggetto principale di questo segno sia un colore precisato mediante un codice di identificazione riconosciuto a livello internazionale. La Corte, pure discostandosi dalla recente raccomandazione dell’avvocato generale, ha quindi deciso che Louboutin non stava cercando di proteggere la forma di una scarpa, ma piuttosto l’applicazione di un colore a una parte specifica di essa. Se l’elemento principale di un segno è un colore specifico designato da un codice di identificazione riconosciuto a livello internazionale, tale segno non può essere considerato come consistente “esclusivamente” di una forma.

PERCHÉ È IMPORTANTE

Il caso tornerà ora di fronte al tribunale Olandese che aveva chiesto l’intervento della CGUE. Sembra probabile che Louboutin possa, a questo punto, sviluppare una sorta di monopolio per le scarpe col tacco alto e la suola rosso piccione. Peraltro, non si deve dimenticare che, in una diversa lite, una Corte americana aveva concesso allo stesso designer francese tutela distintiva solo se il colore della suola “stacca” da quello del resto della scarpa.Cosa possono fare i concorrenti. Se il colore rosso piccione della suola è diventato un segno iconico del designer francese, nulla vieta di caratterizzare le suole delle calzature con altri colori, che siano chiaramente identificabili con un codice internazionale pantone. Potremmo, quindi, d’ora innanzi assistere al proliferare delle registrazioni di marchio di un colore identificativo di suole, come d’altro canto è avvenuto per caratterizzare  prodotti in  altri settori produttivi.Da ultimo, si ricorda come la sentenza della CGUE riguardi la direttiva CE 2008/95, che è stata successivamente sostituita dalla direttiva 2015/2436/CE. L’impatto di tale decisione non è ancora chiaro sulla nuova formulazione della normativa; infatti, la precedente versione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii) includeva la dicitura “la forma che dà un valore sostanziale ai prodotti”, mentre la nuova versione vede aggiunta la dicitura “o un’altra caratteristica” dopo la parola “forma”.