Sono da poco entrate in vigore in Cina le disposizioni con cui la Corte Suprema del Popolo ha chiarito il concetto di ‘confondibilità’tra marchi  e ‘diluizione’ nei procedimenti amministrativi.

Il 12 dicembre 2016, la Corte Suprema del Popolo ha adottato le “Provisions of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Hearing of Administrative Cases Involving the Granting and Affirmation of Trademark Rights” (le ‘Previsioni’), in vigore dal 1 marzo 2017.

‘Interpretations’ e ‘Provisions’ rappresentano i documenti guida di grado più elevato emanati dalla Corte Suprema del Popolo e le corti inferiori devono seguirle e rispettarle. ‘Explanations’ ed ‘Opinions’ sono documenti di minore importanza e non vincolanti, anche se in genere esercitano comunque una certa influenza sulla prassi dei tribunali di grado inferiore.

Con riferimento alla Legge Marchi cinese (la ‘Legge Marchi’), la Corte Suprema distingue tra contenzioso civile (controversie per contraffazione) e contenzioso amministrativo (opposizioni, dichiarazioni di nullità e di decadenza di un marchio).

La confondibilità tra un marchio precedentemente registrato e un marchio nuovo, quando viene affermata, è una delle principali cause di rifiuto o dichiarazione di nullità di un marchio.

Prima della sua ultima revisione, avvenuta nel 2014, la Legge Marchi era quasi silente sul concetto di “confondibilità” tra marchi. L’unico riferimento presente era all’art. 13 che proibiva la registrazione di un marchio per beni identici o simili che fosse duplicazione, imitazione o traduzione di un marchio notorio non registrato in Cina, e il nuovo marchio potesse creare confusione tra i consumatori.

Nella versione della Legge Marchi del 2014, il concetto di confondibilità è stato introdotto all’art. 57, il quale distingue tra ‘l’uso di un marchio identico o simile su prodotti simili’ e ‘l’uso di un marchio simile su prodotti identici, quando tale uso possa creare confusione’. Questo significa che un marchio oggettivamente simile ad un altro potrebbe, nel suo uso effettivo, non risultare confusorio. Tuttavia l’art. 57 della Legge Marchi si riferisce alle controversie in sede civile, non anche alle controversie amministrative.

Ad oggi nessuna interpretazione è stata ancora emanata dalla Corte Suprema in merito all’art. 57. Invece nelle Previsioni in vigore dal 1 marzo 2017, la Corte introduce il concetto di confondibilità nelle controversie amministrative.

In particolare, all’art. 12 la Corte Suprema spiega come determinare nei procedimenti amministrativi la confondibilità tra due marchi, richiamando l’art. 13.2 della Legge Marchi. In base alle Previsioni, il giudice dovrà determinare non solo il grado di somiglianza dei marchi e dei beni, ma anche il carattere distintivo e la reputazione del marchio antecedente, la percezione in generale del pubblico ed altri elementi pertinenti. La Suprema Corte induce a considerare anche le intenzioni del soggetto che richiede la registrazione del nuovo marchio. In breve, al giudice è richiesta una valutazione complessiva degli elementi di prova e delle circostanze di fatto e di diritto. Alla luce di ciò, il concetto di confondibilità rimane tuttavia un concetto non ben definito in mancanza di parametri precisi di definizione e comparazione, e pertanto ampio spazio è lasciato al giudizio ed alla discrezionalità dell’organo giudicante.

L’art. 13.3 delle Previsioni affronta invece la questione dei marchi notori utilizzati su beni o  servizi diversi. Al giudice è richiesto di determinare se il marchio nuovo abbia probabilità di indurre in errore il pubblico, di creare un’associazione di idee con la conseguenza di nuocere agli interessi del proprietario del marchio notorio. Tale circostanza si riferisce al concetto – non più di confondibilità bensì – di  diluizione del marchio. Nelle sue Previsioni, la Corte Suprema indica alcuni criteri (carattere distintivo e grado di reputazione del marchio, sufficiente grado di similarità tra i marchi, beni designati,…) che i giudici debbono considerare per determinare se vi sia un caso di diluizione.

Con le Previsioni, la Corte Suprema del Popolo ha fornito utili chiarimenti ai giudici di grado inferiore per la definizione dei conflitti tra marchi, molto frequenti in Cina, in particolare tra marchi registrati a livello nazionale e marchi stranieri considerati notori.