La Coca-Cola può legittimamente opporsi alla registrazione, nell’Unione europea, del marchio “Master”, il quale utilizza il medesimo carattere di scrittura per commercializzare prodotti alimentari e bevande. A nulla rileva, infatti, che il predetto marchio, al momento della richiesta di deposito, sia  utilizzato con una forma analoga a quella del celebre segno “Coca-Cola”, in territori diversi da quelli dell’Unione europea.

Questo è quello che ha sancito il Tribunale dell’Unione europea con la sentenza emessa il 7 dicembre 2017 nella causa T-16/16.

IL FATTO:

La lunga vicenda sulla quale si è pronunciato il Tribunale dell’Unione europea origina dall’istanza presentata nel 2010 dalla società siriana Modern Industrial & Trading Investment (Mitico) all’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale), al fine di ottenere la registrazione, nell’Unione europea, di un marchio per il settore alimentare recante la scritta “Master”. Tale segno, per ciò che rileva, richiamava il noto marchio “Coca-Cola”, per l’utilizzo del medesimo font di scrittura e della caratteristica “coda” della lettera iniziale.

La Coca-Cola si opponeva alla registrazione a causa della rilevante somiglianza, in particolare, con quattro marchi già registrati, per bevande, in epoca anteriore.

L’EUIPO, tuttavia, ritenendo che i marchi in conflitto non presentassero particolari elementi di analogia, e, pertanto, che non sussistesse (pur nell’identità dei prodotti commercializzati) alcun rischio di confusione, rigettava l’opposizione. L’Ufficio adito, inoltre, respingeva gli elementi forniti dalla società Coca-Cola per provare l’intenzione della società siriana di trarre indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi Coca-Cola precedentemente registrati (fenomeno noto come “parassitismo economico”).

Il colosso americano, dunque, impugnava tale decisione avanti al Tribunale dell’Unione europea, il quale, rilevando la fondatezza del gravame, annullava la decisione dell’EUIPO. Il Tribunale, segnatamente, sanciva che, rilevata la pur tenue somiglianza tra i marchi, l’EUIPO avrebbe dovuto vagliare se la società Mitico potesse trarre un indebito vantaggio dalla somiglianza tra i marchi.

L’anno successivo, dunque, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale adottava una nuova decisione in conformità alla sentenza del Tribunale. La Coca-Cola, tuttavia, presentava nuova opposizione, la quale, ancora una volta, veniva respinta.

In tal caso, infatti, l’EUIPO rilevava che le prove fornite dalla Coca-Cola fossero inidonee a dimostrare il rischio di parassitismo economico, in danno della multinazionale.

Alla luce di tale nuova decisione, veniva, per la seconda volta, adito il Tribunale dell’Unione europea, il quale ha nuovamente accolto il ricorso di Coca-Cola.

Con tale nuova sentenza, infatti, i giudici europei hanno dichiarato irrilevante la circostanza che il marchio “Master”, del quale era stata chiesta la registrazione, sia attualmente utilizzato solamente in Siria e Medio Oriente. L’EUIPO, infatti, avrebbe dovuto vagliare le prove fornite da Coca-Cola relative all’utilizzo del marchio incriminato al di fuori dell’Unione europea, per valutare, secondo un’analisi prognostica e probabilistica, la sussistenza del rischio che il marchio “Master”, una volta registrato, possa essere utilizzato, per le medesime finalità, anche nel territorio europeo.

In particolare, il Tribunale ha sancito che, “in linea di principio, da una domanda di registrazione di un marchio nell’Unione europea è possibile dedurre logicamente che il suo titolare abbia intenzione di commercializzare i propri prodotti o servizi all’interno dell’Unione europea“.

Ebbene, prosegue il Tribunale, “la giurisprudenza consente di concludere per l’esistenza di un rischio di parassitismo in base a deduzioni logiche – a condizioni che non si limitino a mere supposizioni – risultanti da una disamina delle probabilità e tenendo conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie“.

Nella fattispecie concreta, invece, la società Mitico non ha fornito alcun elemento per provare intenzioni commerciali diverse rispetto a quelle esercitate nel territorio di operatività.

In altri termini, il titolare di un marchio, per opporsi alla registrazione di un successivo ed analogo segno, deve provare il rischio futuro e non ipotetico di parassitismo economico e non, invece, la sussistenza di una violazione attuale ed effettiva.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La sentenza in esame appare particolarmente interessante poiché, con lo stessa, il Tribunale dell’Unione europea autorevolmente chiarisce come debba essere interpretato il rischio di parassitismo economico (ossia l’indebito vantaggio che una società può trarre dalla notorietà di un marchio analogo precedentemente registrato) e quali elementi di prova debbano essere forniti per dimostrare la sussistenza di tale rischio.

I giudici europei, in particolare, hanno sancito che è sufficiente la prevedibilità di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio nell’Unione europea, ed altresì che per provare tale rischio l’interessato può avvalersi di deduzioni logiche fondate sull’attuale utilizzo del marchio e sulla domanda di registrazione presentata.