The Court of Cassation ruled on the alleged infringement of the “Gancini” trademark, owned by Salvatore Ferragamo spa, by Ripani Italiana Pelletterie srl, and, by reforming the appeal judgement that excluded the counterfeiting, referred the matter to the competent Court of Appeal. The mechanism used by Ripani, indeed, is completely similar to the violated mark, whose shape recalls the greek letter omega “Ω”.This is what stated by the Court of Cassation with the ordinance n. 26001 of 17.10.2018.

 IL FATTO:

La vicenda sulla quale la Corte di Cassazione si è pronunciata nasce dal procedimento avviato dalla nota società operante nel settore della moda, Salvatore Ferragamo s.p.a., nei confronti della società Ripani Italiana Pelletterie s.r.l., al fine di tutelare i propri marchi tridimensionali “Gancini” (trattasi di un marchio italiano e un marchio europeo), la cui forma ricorda la lettera omega. L’attrice, infatti, sosteneva che il “gancio” utilizzato dalla convenuta nella produzione di borse, a causa della sua forma (anch’essa riconducibile alla lettera “Ω”), violasse la proprietà intellettuale di Ferragamo.

In primo grado, il Tribunale di Milano, accogliendo le domande di parte attrice, riconosceva e dichiarava la lamentata contraffazione. La Corte d’Appello, adita, tuttavia, ribaltava la decisione, affermando che, pur sussistendo una qualche somiglianza (definita come “lontana somiglianza”) tra il marchio in questione e i ganci utilizzati dalla società convenuta, questa “non faceva sorgere il rischio di confusione per il pubblico, rimarcando che mentre i ganci della Ripani e Val Vibrata svolgevano una funzione strumentale non distintiva, i marchi di Ferragamo riproducevano in maniera più armoniosa la lettera Omega, con funzione non strumentale ossia distintiva dei prodotti contraddistinti“.

La nota società di moda, di conseguenza, si rivolgeva alla Suprema Corte per ottenere tutela. Ferragamo, in particolare, con il primo motivo, sosteneva che i giudici di secondo grado avrebbero errato nel ritenere che la funzione strumentale e non distintiva (ossia non ricollegavano l’articolo alla società produttrice) del gancio Ripani fosse sufficiente ad escludere la confondibilità con il marchio “Gancini”, e lamentava, inoltre, con il secondo motivo, l’omessa pronuncia della Corte d’Appello sulla rinomanza dei propri marchi, qualifica che comporta un grado di tutela maggiore, a prescindere dal rischio di confusione.

La Corte di Cassazione, riconoscendo la fondatezza di entrambi i motivi proposti, ha accolto il ricorso e ha rimesso la questione alla competente Corte d’Appello. In particolare, gli ermellini hanno ritenuto che, in effetti, la funzione strumentale-decorativa del gancio Ripani non potesse automaticamente escludere la confondibilità con il marchio, e che l’accertamento della violazione del marchio di Ferragamo – in relazione al quale la Corte d’Appello ha omesso il giudizio di notorietà – risulta comunque “sganciato dalla ricorrenza dell’identità o della somiglianza dei marchi contrapposti e dall’identità o affinità tra i prodotti o servizi e dalla sussistenza del rischio di associazione“.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Il provvedimento in esame risulta di particolare interesse in quanto con lo stesso la Corte di Cassazione, pronunciandosi in merito al marchio di una più che nota casa di moda, prende posizione in merito al rischio di confusione che può ingenerarsi nei consumatori a causa della somiglianza tra due marchi, o, come in questo caso, tra un marchio e un componente di un accessorio. La Corte di Cassazione, segnatamente, ha sancito che “la percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento o funzione decorativa di un prodotto non può rappresentare una preclusione al giudizio di confondibilità, allorchè detto segno rappresenta una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa [..]“.